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Grandes marcas del Reino Unido han sido informadas de que deberán contener las reclamaciones de propiedad intelectual “agresivas” después de que el máximo tribunal del país encontrara que la empresa mediática Sky actuó de “mala fe” al registrar marcas comerciales para una amplia gama de productos que no tenía la intención de vender.
En una decisión muy esperada en un caso que se remonta a ocho años atrás, la Corte Suprema afirmó el miércoles que algunas marcas registradas por Sky, que afirmaba derechos de propiedad intelectual para bienes que incluían desodorantes, esmoquin y biocombustibles, eran tan amplias que eran inaplicables.
Abogados señalaron que la sentencia, que revocó una decisión anterior del Tribunal de Apelación, podría dificultar a las empresas que deseen evitar que otros en diferentes industrias utilicen sus nombres y logotipos de marca.
Geoff Steward, socio de Addleshaw Goddard, dijo que la decisión requeriría una “reconsideración radical” entre los propietarios de marcas que durante mucho tiempo habían buscado “la protección de propiedad intelectual más amplia posible”.
“Han terminado los días de excederse para obtener monopolios de marcas comerciales más amplios”, dijo.
Peter Vaughan, abogado de marcas comerciales acreditado y profesor asociado en la Facultad de Derecho de Nottingham, describió la sentencia como “una victoria para David sobre Goliat de muchas maneras”.
“Es probable que algunas de las estrategias de aplicación de marcas comerciales más agresivas de las principales marcas tengan que detenerse en cierta medida”, dijo.
Sky presentó una demanda en la Corte Suprema contra la empresa tecnológica estadounidense SkyKick en 2016, alegando que esta había infringido cinco de sus marcas comerciales. Pero la empresa con sede en Seattle impugnó la validez de las marcas de Sky, que abarcaban productos que iban desde champú hasta detectores de monóxido de carbono y pantuflas, además de los bienes y servicios por los que es más conocida.
La Corte Suprema, en una serie de sentencias, encontró que Sky había solicitado en cierta medida las marcas comerciales de “mala fe”, ya que abarcaban una amplia gama de bienes y servicios que la empresa no podría haber tenido la intención de utilizar todos ellos.
El caso llegó al Tribunal de Apelación, que falló a favor de Sky en 2021. Pero en una decisión unánime el miércoles, los cinco jueces de la Corte Suprema encontraron que “el Tribunal de Apelación se equivocó al revertir” el dictamen inicial.
La Corte Suprema encontró que la Corte Suprema tenía “derecho a encontrar que las marcas de Sky se solicitaron de mala fe hasta cierto punto”.
De manera inusual, la Corte Suprema procedió con su sentencia a pesar de que Sky y SkyKick resolvieron su disputa —que se había reducido a un número menor de bienes y servicios— en septiembre.
SkyKick dijo que decidió rebrandearse después de su adquisición por ConnectWise y que tanto esta como Sky “determinaron que sus respectivos intereses se verían mejor servidos al finalizar estas disputas de larga duración”.
Sky dijo en un comunicado: “Sky, al igual que muchas otras empresas, históricamente presentó una serie de marcas según la orientación relevante disponible en ese momento”.
La sentencia de la Corte Suprema “concluye un largo proceso legal para aclarar la correcta aplicación de la ley. Reconocemos esta aclaración y la seguiremos adelante”.
Kerry Russell, experta en propiedad intelectual en el bufete de abogados Shakespeare Martineau, dijo que la decisión había “enviado ondas de choque en todo el derecho de marcas comerciales”.
Las empresas deberán “considerar cuidadosamente” si los tipos de productos para los que presentan solicitudes de marca comercial “realmente es probable que los utilicen” en un futuro cercano.
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